Revendication d’exclusion pour tous les types d’infractions

par Dennis Crouch

Inguran, LLC c. ABSGlobal, Inc.., n° 22-1385 (Fed. Cir. 5 juillet 2023)

La décision du tribunal rend ici deux décisions importantes en matière de res judicata qui favorisent les titulaires de brevets : (1) un jugement définitif quant aux réclamations de contrefaçon littérale n’empêche pas le breveté de poursuivre ultérieurement la même partie pour incitation à la contrefaçon, car “une réclamation pour contrefaçon induite repose sur des preuves et des éléments autres que ceux requis par une contrefaçon directe ;” (2) l’autorité de la chose jugée ne peut empêcher un breveté d’intenter une action en justice contre les actions d’un défendeur survenues après le début de la première action en justice. Cela est vrai même (comme ici) lorsque le procès initial était en grande partie de nature déclaratoire ; les actions ultérieures impliquaient le même ensemble de faits opératoires ; et le breveté a sans doute été avisé des actions à venir lors du premier procès.

Les deux parties vendent ici des paillettes de sperme bovin sexuées utilisées pour l’insémination artificielle. (Désolé, je n’inclus pas d’images pour ce post). Inguran (connu sous le nom de ST) a poursuivi l’ABS pour contrefaçon il y a dix ans et a obtenu gain de cause. Au moment du procès, ABS venait tout juste d’entrer sur le marché à la fois en termes de vente de pailles et de licence de sa technologie afin que d’autres puissent fabriquer les pailles. Mais, l’affaire s’est concentrée sur la contrefaçon directe de l’ABS, l’ABS stipulant la contrefaçon et le breveté remportant une indemnité de 750 000 $ pour les dommages passés (pour les tests internes sur le terrain) et une redevance continue de 1,25 $ par paille. Bien qu’il ait été discuté devant le jury et dans le cadre du litige, aucune décision n’a été prise quant à l’infraction par les licenciés ABS résultant du transfert de technologie.

Bien que l’affaire comprenne une redevance en cours, celle-ci pose de réels problèmes de surveillance et d’application. Les parties ont convenu en privé d’un paiement forfaitaire pour satisfaire à l’intégralité du jugement initial. (Montant non communiqué).

Aujourd’hui, ST intente une nouvelle action en justice, arguant cette fois qu’ABS est responsable d’avoir induit une contrefaçon en licenciant/transférant sa technologie à d’autres qui fabriquent ensuite les pailles. ABS a fait valoir que ST avait déjà eu la possibilité de prouver la violation de l’ABS, ce qui a abouti à une indemnité qui est désormais entièrement payée. Le tribunal de district a donné raison à l’ABS et a conclu que les licences/transferts sont inclus dans le jugement initial et que d’autres arguments sont exclus. En appel cependant, le circuit fédéral a conclu autrement, concluant (1) que l’incitation est une cause d’action différente de la contrefaçon directe et n’est donc pas automatiquement exclue ; et (2) l’incitation elle-même n’avait pas été invoquée dans l’affaire initiale .

Revenons en arrière une minute: Exclusion de réclamation, également appelée cause juste, empêche une partie d’intenter une action en justice sur une demande qui a déjà été tranchée par un tribunal lors d’une précédente action en justice entre les mêmes parties ou leurs ayants droit. Il vise à prévenir les litiges répétitifs, à économiser les ressources et à garantir des décisions cohérentes et définitives. Les règles de cause juste sont principalement constitués par les tribunaux et il existe certaines variations entre les États et les circuits, mais l’approche standard nécessite :

1. Jugement définitif et valide sur le fond dans l’action initiale ;
2. Mêmes parties dans les deux actions (des privés peuvent être inclus );
3. Même “cause d’action” ou “réclamation” dans les deux actions.

Le troisième volet – même cause d’action – est celui qui cause le plus de consternation. La bizarrerie est que dans le contexte de l’exclusion des réclamations, la “cause d’action” est beaucoup plus large que vous ne le pensez et par conséquent, l’exclusion des réclamations interdit régulièrement des causes d’action particulières qui n’ont jamais été soulevées dans le procès initial. Voici comment cela fonctionne – Afin d’encourager les parties à plaider toutes leurs réclamations connexes à la fois, les règles de procédure adoptent une compréhension large de la même cause d’action pour inclure toutes les réclamations qui sont fondées sur le “même ensemble de transactions faits.” Pour la contrefaçon de brevet, ces « faits » se trouvent dans le brevet revendiqué et les accusations de contrefaçon. Quelques règles empiriques dans le contexte des brevets :

• Accuser un produit dans une première affaire ; et un produit différent dans un second cas — des causes d’action différentes.
• Faire valoir un brevet dans un premier cas, et un brevet entièrement différent dans un second cas — différentes causes d’action.
• Faire valoir la revendication 1 d’un brevet dans un cas, et la revendication 2 du même brevet dans un second cas — mêmes causes d’action.

Cela devient plus difficile lorsque le deuxième cas implique de petites modifications du produit ou deux brevets différents faisant partie de la même famille. Dans ces situations, le tribunal devra creuser dans les détails et répondre à la question fonctionnelle de savoir si les deux réclamations impliquent le « même ensemble de faits transactionnels ». Le tribunal a également précisé que l’exclusion des réclamations ne s’applique pas aux réclamations qui n’auraient pas pu être soulevées lors de la première action. Cela pourrait inclure des situations dans lesquelles la contrefaçon n’avait pas encore eu lieu ou le brevet n’avait pas encore été délivré.

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1. De côté: Bien que le tribunal ne fasse que du bout des lèvres son idée qu’il suit la loi d’exclusion du circuit régional (ici, le 7e circuit), la décision continue de citer et de s’appuyer à plusieurs reprises sur le précédent du circuit fédéral sans référence à la doctrine du 7e circuit.

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